Duma y GSI compraron carretillas elevadoras marca Mitsubishi. Las compraron fuera del espacio europeo. Su intención era venderlas en Europa, con marca propia. Las máquinas entraron en el Espacio Económico Europeo sin distintivos propios del fabricante original y con las modificaciones imprescindibles para ajustarlas a la norma europea.
¿Se les puede considerar a Duma y GSI fabricantes de dichas maquinas?
Para contestar esta pregunta, primero, abordaremos el Marco Normativo Europeo que afecta a nuestro caso, para posteriormente, enlazarlo con los derechos de los que dispone el titular de una marca y concluir con el fallo dictado por la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Sentencia de 25 de Julio de 2018, C – 129/ 2017.
El legislador Europeo mediante la Directiva 2008/ 95 y el Reglamento 207/ 2009, trato de suprimir en materia de marcas las diferencias normativas entre los Estados Miembros, para evitar obstaculizar la libre circulación y falsear las condiciones de competencia en el mercado interior. Es esta última circunstancia, la causa que nos lleva a interpretar el artículo 5 de la directiva y el artículo 9 del Reglamento, los cuales, reconocen al titular de la marca el derecho a oponerse a los actos llevados por Duma y GSI. Además, el artículo 7 de la Directiva, le concede al titular de la Marca el derecho a controlar la primera comercialización de sus productos en el Espacio Económico Europeo (EEE).
Estos derechos concedidos al titular sirven para garantizar que su marca pueda cumplir las funciones que le son propias y evitar así, su menoscabo por terceros. En resumidas cuentas, podemos destacar que su función esencial sería garantizar al consumidor el origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiendo distinguirlo de otros. Sin embargo, esta función no es la única, existen otras funciones interrelacionadas con esta, como son la de “garantía” de haber sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, la de “inversión” para adquirir o conservar una reputación con la clientela y la de “publicidad” que consiste como es lógico, en el uso de la marca para fines publicitarios.
Signo y marca
La Sentencia de 16 de Julio de 2015 del TJUE, Top Logistics y otros, C-379/ 14, precisó que para que exista “uso de un signo idéntico a la marca”, es necesario que el operador económico utilice ese signo en el marco de su propia comunicación comercial. Esta resolución es interesante desde el punto de vista conceptual, pero no responde a nuestra pregunta principal, ya que en nuestro caso, el signo fue suprimido totalmente y suplantado por otro.
El TJUE argumentó para solucionar el litigio que aunque no se hubiesen usado los distintivos de la marca originaria del producto, el sustituirla por otra distinta, priva al titular de la marca del control de su primera comercialización en el EEE, además de menoscabarla, ya que la simple sustitución de un signo no evita que el consumidor medio pueda seguir identificándolos por su aspecto exterior como “elevadoras Mitsubishi”. La Sala Segunda fallo a favor de Mitsubishi, reconociéndole los derechos de oponerse a que un tercero, sin su consentimiento, suprima el signo distintivo de su producto y lo comercialice con otro distinto en el EEE.
